Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter

Cos'è il reato

Il reato di usurpazione di titoli di proprietà industriale è previsto dall'art. 517-ter c.p. e punisce chiunque — al fine di trarne profitto — fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero introduce nello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita tali beni.

A differenza degli artt. 473 e 474, che tutelano specificamente i marchi, l'art. 517-ter protegge la più ampia categoria dei titoli di proprietà industriale: brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli registrati, topografie di prodotti a semiconduttori.

La norma

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro." — art. 517-ter, co. 1, c.p.

"Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma." — art. 517-ter, co. 2, c.p.

Pene previste

• Reclusione fino a 2 anni multa fino a 20.000 euro
• Il reato è procedibile a querela della persona offesa (titolare del brevetto o del modello)
• Confisca dei beni

I titoli di proprietà industriale tutelati

L'art. 517-ter si applica alla violazione di:

• Brevetti per invenzione: tutela di nuove invenzioni industriali per 20 anni
• Modelli di utilità: tutela di innovazioni che migliorano l'utilità di un prodotto, per 10 anni
• Disegni e modelli registrati: tutela dell'aspetto estetico di un prodotto (forma, linee, colori), per 5 anni rinnovabili fino a 25
• Topografie di prodotti a semiconduttori: tutela della struttura tridimensionale di circuiti integrati

Differenza con la contraffazione di marchi

Casi pratici

Caso 1. Un'azienda meccanica produce e vende componenti che riproducono un brevetto registrato da un concorrente, senza licenza. Il titolare del brevetto sporge querela. Reato ex art. 517-ter, co. 1.

Caso 2. Un designer importa dall'estero lampade il cui design è protetto da un modello registrato italiano, e le vende nel proprio showroom. Reato ex art. 517-ter, co. 2.

Caso 3. Una start-up tecnologica commercializza un software incorporato in hardware che replica la topografia di un circuito integrato protetto. Reato ex art. 517-ter.

Caso 4. Un'azienda alimentare riproduce la forma tridimensionale di un packaging protetto da design registrato, senza autorizzazione del titolare.

Strategia difensiva

1. Invalidità del titolo di proprietà industriale. Il brevetto o il modello che si assume violato deve essere valido. La difesa può contestare la validità del titolo (mancanza di novità, mancanza di attività inventiva, difetto di originalità) attraverso un'azione di nullità in sede civile o come eccezione nel procedimento penale.

2. Assenza di violazione del titolo. La condotta deve effettivamente ricadere nell'ambito di protezione del brevetto o del modello. La difesa si avvale di consulenti tecnici per dimostrare che il prodotto contestato non riproduce le caratteristiche protette.

3. Licenza implicita o esaurimento del diritto. In alcuni casi, l'uso del titolo era lecito perché il prodotto era stato messo in commercio dal titolare (esaurimento del diritto) o perché esisteva un accordo di licenza implicito.

4. Assenza di finalità di profitto. Il reato richiede la finalità di profitto. Usi sperimentali, attività di ricerca e sviluppo e utilizzi non commerciali non integrano la fattispecie.

5. Remissione della querela. Essendo il reato procedibile a querela, la difesa può lavorare a un accordo con il titolare del brevetto per ottenere la remissione della querela, che estingue il reato.

FAQ

Posso essere indagato per art. 517-ter se non sapevo dell'esistenza del brevetto? La norma richiede che si potesse conoscere l'esistenza del titolo. Per le aziende di settore, la due diligence sulla proprietà industriale è un obbligo di diligenza professionale: la ricerca brevettuale preventiva è lo strumento standard per verificare la libertà di operare.

Se il brevetto è scaduto, il reato non si configura? Corretto. Una volta scaduto il brevetto, le invenzioni diventano di pubblico dominio. La produzione e la commercializzazione del prodotto brevettato non sono più soggette ad autorizzazione.

Il reato si prescrive se il titolare non sporge querela entro un certo termine? Il termine per proporre querela è di tre mesi dalla conoscenza del fatto da parte della persona offesa. Se la querela non viene proposta entro questo termine, il reato non può essere perseguito.

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